사업방법 특허 인정에 따른 문제점 및 대처방안

변리사 허정훈

목    차

1. 개요

2. 정보의존(information based) 제품관련 발명의 특징

3. State Stree Bank Case 요약

가. 이 사건에서 제기된 문제

나. 사실관계

다. CAFC 판결

4. CAFC 파결의 결과

가. 특허대상 범위의 확대(성립성 인정범위 확대)

나. 비기술 산업분야 특허출원증가

다. 사업계약시 지재권에 관한 높은 관심

라. 지재권 소송에서의 새바람

마. 사업방법특허에 관한 미의회의 움직임

5. 특허대상범위 확대에 따른 문제점 및 대처방안

가. 특허 대상 확대에 따른 장, 단점 분석

나. 최선의 방어전략/진보성판단/발명 소유권/출원전 공개/   직.간접 침해문제/복합발명

1. 개  요

□ 세계 경제의 급속한 정보의존화 추세

□ 신속한 아이디어개발, 손쉬운 정보의존 제품개발, 정보     의존 아이디어에 관한 높은 법적 보호관심 및 고 비용

□ 미국 SW관련 특허 : 6401(1997), 4992(1995),                                   3667(1993)

□ 정보의존 산업분야 발명에 대한 특허성 인정범위 확대     를 위한 법규정. 심사기준 개정 추세

□ 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명

□ 사업방법 관련 발명(business method inventions)

□ 신기술과 새로운 사업모델을 결합하는 아이디어를 어     디까지 보호할 것인가 하는 문제 대두

2. 정보의존(information based) 제품관련  발명의 특징

□ 발명의 실시에는 컴퓨터와 같은 물리적 구성요소가 필  요하지만 외견상 발명의 구성에는 물리적 구성요소를 갖고 있지 않음

□ 소프트웨어 관련 발명의 핵심은 앨고리듬이거나 종종 수학적 처리와 깊이 관련되어있음

□ 사업방법과 관련 발명은 종종 전통적인 의미에서의 직접적인 산업적 이용 가능성을 갖고 있지 않음

□ 발명의 개념을 실시한다는 것이 종종 인쇄물 및 인간의 정신적 활동과 구별하기 어렵게 느껴지는 경우가 있음

3. State Stree Bank Case 요약

가. 이 사건에서 제기된 문제

1) 특허대상으로 성립하기 위해서는 수학적 앨고리듬을 포함하는 발명이 반드시 어떤 물리적 구성요소의 변화를 수반해야 하는가?

2) 산업에서 실질적 이용 가능성을 갖는다는 사실이 소프트웨어 관련 발명의 성립성을 인정하기 충분한가?

3) 사업상의 업무처리과정(business process)에 대한 소프트웨어 발명(사업방법발명)이 특허대상으로 성립할 수 있는가?

나. 사실관계

1) Signature Finacial Group(SFG)가 미국특허 5,193,056소유

2) 특허는 Mutual Fund 관리시스템에 관한 것임

3) 구체적 기술은 mutual fund들(spoke들)을 하나의 investment portfolio(hub)에 편입시켜서 이 hub의 운용과 관련한  financial statistics를 매일 단위로 계산. 처리하는 데이터 처리시스템에 관한 것임.

4) 이 시스템을 사용하면 개별 mutual fund들을 관리하는데 있어서 행정적 효율 및 세무처리상의 잇점을 달성할 수 있음.

다. CAFC 판결(1)

□ CAFC는 특허법의 입법과정에서 현재의 특허법 규정이외에 특허대상(patentable subject matter)에 관한 어떠한 제한도 의도되지 않았음을 강조

□ 불특허 대상은 오직 1) 자연법칙, 2) 추상적 아이디어, 3) 자연현상 뿐임.

□ 판단의 핵심은

□ 앨고리듬이 추상적 아이디어로 표현되었는가(불성립) 혹은

□ 산업상 실제적 이용이 있었는가(즉, 상업적으로 판매할 수 있는 제품의 수준까지 개발되었는가)

- 이 경우 useful, concrete and tangible result가 있다고 말하고 특허될 수 있다.

다. CAFC 판결(2)

□ 사업방법발명의 심사에도 다른 공정이나 방법관련 발명에 대하여 적용되어 왔던 특허법상의 동일한 특허요건이 적용되어 왔으며, 또한 적용되어야

□ 사업방법관련발명이 특허대상에서 제외되어야 한다는 주장은 잘못된 것이며, 낡은 판례에서 비롯한 것임.

□ 결과 : 사업방법관련 발명이 특허대상에서 제외되어야한다는 예외는 더 이상 유효하지 않게 되었음.

4. CAFC 파결의 결과

가. 특허대상 범위의 확대

□ 이 판결은 사업상의 문제를 해결하기 위해서 개발한 소프트웨어 관련 발명들이 정당하게 특허로 보호받을 수 있는 명확한 법적인 근거를 제공하였음

□ 이 판결로 특허로 보호받을 수 있는 발명이 탄생 할 수 있는 기회가 아래의 산업분야로까지 확대되었음.

□ Banking, Finance, Accounting, Human resources,    Transportation, Entertainment

나. 비기술 산업분야 특허출원증가

□ 전통적으로 특허출원을 해오지 않았던 아래 분야의 기업들이 다수의 특허를 출원함

□은행, 중개업, 소매업, 도매업, 유통업

□ 많은 특허출원들이 사업방법과 기술혁신을 결합한 형태의 복합발명(hybrids)들을 청구하고 있음

□ 산업분야의 통합, 특허출원의 복합화 현상,  IT업계의 솔루션 서비스방향으로의 진화 등이 기업과 고객 상호간 경쟁을 유발

□ 특허권에 관한 라이센싱 관행/전통의 결여로 정보기술산업 분야의 오랜 업무 관행에 심각한 도전이 제기될 것임

다. 사업계약 체결시 지재권에 관한 높은 관심

□ 특허 선점으로 인한 경쟁상의 유리한 고지를 차지하기 위한 관련 사업분야에서의 경쟁 격화

□ IT업계의 고객들이 application개발, System Integration 등을 위한 계약을 체결할 때 지적재산권관련 조항들을 핵심조건으로 고려하기 시작함.

□ IT업계의 공급자와 고객들 사이의 계약상 관심사항에 전반적인 변화를 가져오게 되었음

□ 지적재산권 면책

□ 장래 사업기회

□ 직무발명처리

□ 계약업무 추진과정에서 생산된 지재권의 소유권/사    용권/실시권

라. 지재권 소송에서의 새바람

□Amazon이 Barnesandnoble.com을 상대로 특허소송제기(1999.10.22, Robert Conlin, E-Commerce Times)

□ 소송은 Seattle 연방법원에 접수됨

□ 소송이유 : 피고가 원고의 1-Click기술(1999년 9월 미국특허 획득) 특허침해

□ 원고는 피고의 copycat feature에 대한 가처분 신청

□ copycat feature란 한번 개인정보를 등록한 고객은 물건을 살 때마다 반복적으로 개인정보를 등록할 필요가 없도록 해주는 기술

□  피고는 침해사실 부인

마. 사업방법 특허에 관한 미의회의 움직임

□ 미국 의회는 이러한 추세에 대응하기 위한 모종의 조치를 검토중임

□ 사업방법 관련 특허의 권리행사를 선사용자에 대하여는 일부 제한하는 법안이 제출됨

□ 이 이외의 추가적인 조치가 필요한 지를 결정하기 위하여 사업방법 관련 특허에 관하여 전반적으로 재검토하려는 논의가 있음

5. 특허대상범위 확대에 따른 문제점 및 대처방안

□ 특허 대상 확대에 따른 장.단점 분석

- 장점

□ 새로운 사업방법에 의해서 이루어진 혁신에 대한 보상

□ 혁신적인 사업에 대한 투자위험 최소화

□ 종래 지재권 혜택을 받지 못했던 산업계에 대한 새로운 기회 부여

□ 정보의존 산업의 경제적 부상 가속화

-단점

□ 사회적 이익의 한계를 넘어서는 특허가능 대상의 확대 위험 - 이로 인한 인터넷의 새로운 사업방법 개발의 저해

□ 어떤 분야의 사업방법은 기술을 전혀 사용하지 않으며, 따라서 그러한 산업상 이 범위에 포함될 수 없음

□ 심사의 어려움과 숙련부족으로 지나치게 넓은 범위의 특허부여 가능성

□ 관련 산업분야에서의 불확실성 증대

□ 분쟁 증가는 결국 소비자의 부담 증가로 이어질 것임

□ 최선의 방어전략

□ 사업방법발명이 미국과 여러 선진국에서 특허 받을 수 있음을 인식함

□ 적어도 향후의 협상에서 유리한 고지를 차지하기 위해서도 사업방법발명을 특허로 출원함

□ 특허 출원 후 이를 사업에 활용하려는 노력을 전 사업분야에서 전개함

□ 진보성의 판단

□ 공지의 사업방법을 단순히 컴퓨터 혹은 인터넷상에서의 사용하였다는 내용의 출원은 특허될 수 없는 것임 - 즉 특허를 받기 위해서는 예상치 못한 효과가 있거나 진보성에 관한 일반심사 기준들을 총족하여야 할 것임

□심사과정에서의 검색할 수 있는 선행기술의 부족과 심사관의 심사미숙이 우려됨

□ 발명의 소유권 문제

□ 새로운 사업 방법발명은 고객의 사업상의 문제를 해결하는 과정에서 주로 탄생함

□ 발명의 창안 과정에서 고객과 빈번한 접촉이 있게됨

□ 발명의 소유권 문제에 관한 대처방안

□ 고객의 공동소유 주장에 대하여 현명한 대처 필요

□ 창안된 발명을 고객과 토론하기 전에 사전 문서화(업무일지 기록)할 필요성에 관하여 직원들을 교육시킴

□ 고객과의 계약시 발명에 관한 권리조항을 포함시킴

□ 출원전 공개

□ 사업방법발명들의 대부분은 고객의 사업상 문제들을 해결하기 위한 방안을 제안하는 과정에서 창안됨

□ 그러한 제안들은 종종 사업관계에 있는 고객들에게 아주 일찍부터 제공됨

□ 그 결과로서 발명들이 출원전에 공개될 우려가 있음

□ 출원전 공개에 대한 대처방안

□ 어떠한 사업상의 제안을 고객에게 하기 전에 고객과 미리 기밀유지 계약을 체결함

□ 직접/간접 침해 문제(Direct/Contributory infringement issues)

□ 고객은 사업방법 특허를 우회하기 위해서 여러 공급자들로부터 발명의 구성요소들을 따로따로 구입하여 이들을 스스로 조립할 수 있음

□ 고객은 종종 이러한 일을 상업적 수준에서 할 수 있고, 따라서 경쟁자들이 그 사업방법특허 전체에 대한 침해혐의를 벗어날 수 있음

□ 대부분의 특허청구항은 고객입장에서의 특허실시를 기준으로 작성됨

□ 따라서 고객이 특허실시를 위해 구성요소들을 조립하면, 경쟁자들은 간접 침해자 혹은 침해 기여자(contributory infingers or inducers)로서의 역할만 수행하게됨

□ 직접/간접 침해문제에 대한 대응방안

□ 여러종류의 침해자들을 염두에 두고 청구항을 세밀하게 잘 작성함

□ 복합발명들(Hybrid Inventions)

□ 사업방법발명들은 새로운 기술개발과 더불어 창안되는 경우가 많음

- 새로운 사업모델을 실시하려고 할 때 새로운 기술의 채용이 요구되는 경우가 많음

□ 사업방법적 요소와 기술적 요소를 모두 포함하도록 청구항들을 작성할 수 있음(복합청구항)

- 이렇게 하면 막연한 사업 아이디어에 구체성을 더하게 되어 유효한 특허로 등록될 가능성을 높일 수 있음

□ 복합 청구항들로서 경쟁자들의 침해에 효과적으로 대응할 수 있음